Wenn man eine Marke prüfen will, sollte man zunächst in einer Suchmaschine überprüfen, ob die Marke nicht längst genutzt ist. Doch selbst, wenn sich herausstellt, dass das nicht der Fall ist, löst das noch nicht alle Probleme.
Beispiel für eine Markenprüfung
Man findet einen schönen Namen und will ihn zur Marke machen. Wie prüft man das juristisch, ob der Name auch tatsächlich markentauglich ist?
Nehmen wir den Phantasienamen „Schrubbeschön“ für einen Bodenreiniger. Geht das? Zunächst ein Blick in das Gesetz: Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen - Markengesetz
§ 8 Absolute Schutzhindernisse
(1) Von der Eintragung sind als Marke schutzfähige Zeichen im Sinne des § 3 ausgeschlossen, die sich nicht graphisch darstellen lassen.
(2) Von der Eintragung ausgeschlossen sind Marken,
1.denen für die Waren oder Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt,
2.die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geographischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können,…
Fraglich ist, ob der begehrten Eintragung in das Markenregister das Eintragungshindernis der fehlenden Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) oder auch einer beschreibenden Angabe im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegenstehen könnten.
Beschreibende Angabe
Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit oder sonstige Merkmale der Waren dienen können. Um den berechtigten Interessen der Mitbewerber an der freien Benutzbarkeit von Angaben zur Beschaffenheit der Ware gerecht zu werden, sind folglich solche Bezeichnungen von der Eintragung auszunehmen, die nicht unbeachtliche Teile des Verkehrs als eine glatt beschreibende Angabe auffassen.
In der beanspruchten Marke „Geschmackvoll essen“ hat das BPatG München 28. Senat mit Entscheidung vom 08.03.2006 - Aktenzeichen: 28 W (pat) 221/04 eine solche beschreibende Angabe gesehen, die weder einen einzelnen, hinreichend eigenständigen, schutzfähigen Bestandteil aufweist noch in ihrer Gesamtheit einen phantasievollen Überschuss besitzt. Das Gericht bejahte ein Freihaltebedürfnis. Die Zurückweisung einer Anmeldung setzt dabei nicht voraus, dass die Zeichen und Angaben, aus denen die in § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG genannte Marke besteht, zum Zeitpunkt der Anmeldung bereits tatsächlich für die gegenständlichen Waren oder Dienstleistungen oder für ihre Merkmale im Verkehr beschreibend verwendet werden. Es genügt, dass die Zeichen oder Angaben zu diesem Zweck verwendet werden können, dies also vernünftigerweise für die Zukunft zu erwarten ist (Dazu gibt es auch vom EuGH, die DOUBLEMINT-Entscheidung, GRUR 2004, 146). Ein zukünftiges Freihaltungsbedürfnis setzt eine nicht lediglich spekulative, sondern realitätsbezogene Prognose voraus, die nicht nur auf die gegenwärtigen Verhältnisse abstellt, sondern auch mögliche, nicht außerhalb der Wahrscheinlichkeit liegende zukünftige wirtschaftliche Entwicklungen berücksichtigt, die eine beschreibende Verwendung der betreffenden Angabe vernünftigerweise erwarten lassen
Für die beanspruchten Waren besagt die Wortfolge „Geschmackvoll essen“ im Sinne eines allgemein verständlichen Sachhinweises deutlich und unmissverständlich, dass sie dazu dienen oder geeignet sind, geschmackvoll zu essen, gleichgültig ob damit der aromatische oder der optische Eindruck der Waren gemeint ist. Ein möglicher Doppelsinn von "geschmackvoll" beeinträchtigt nach der Rechtsprechung das Freihaltungsbedürfnis nicht. Da die Kombination der beiden Begriffe über den Sinngehalt der Einzelwörter nicht hinausgeht, ist sie auch in der konkreten Anordnung für die Mitbewerber freizuhalten (Dazu gibt es vom EuGH GRUR 2004, 680 eine Entscheidung zum Begriff „ biomild“).
„Schrubbeschön“ ist ein zusammengesetztes Wort aus zwei unabhängig voneinander semantisch sinnvollen Wörtern. In der Kombination kann es als Imperativ gelesen werden, also als eine Art Aufforderung: „Schrubbe schön!“ Die Frage ist, ob es sich um einen über den Sinngehalt der Einzelwörter hinausgehenden Inhalt handelt. Das ist hier eher nicht zu bejahen, wenn man die beiden Wörter gedanklich trennt.
In der Travelcheck-Entscheidung des BPatG München 26. Senat vom 06.08.2008 - Aktenzeichen: 26 W (pat) 58/07 hat das Gericht zum Freihaltebedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zusätzlich noch einmal klar gemacht, dass die Verwendung gar nicht erfolgen muss, wenn es sich um eine sprachübliche Wortneuschöpfung handelt:
„Soweit eine Wortneuschöpfung sprachüblich gebildet und daher zur Beschreibung der Waren/Dienstleistungen geeignet ist, wird ihr Charakter auch bei weiterer Verwendung durch den "Erfinder" nicht verändert, so dass insoweit die freie Benutzung durch Dritte gewährleistet sein muss. Ob derzeit tatsächlich Mitbewerber des Anmelders den Begriff benötigen, ist dabei unerheblich; da es sich bei "Travelcheck" um eine beschreibende Angabe handelt, ist diese auch für potentielle Mitbewerber freizuhalten.“
Die Wortfolge könnte auch - wie es die vorgenannte Entscheidung untersucht hat - deshalb freihaltungsbedürftig sein, weil es im Wettbewerbsleben, aber auch in der Alltagssprache üblich geworden ist, beschreibende Angaben als Wortkombinationen wiederzugeben. Als Beispiele hat das BPatG München auf Wortpaarungen wie "Test it", "den unverfälschten Geschmack genießen" oder "delikat essen" hingewiesen. Auch bei einer nur "vereinzelten Benutzung durch Mitbewerber" ergibt sich zwangsläufig ein Freihaltungsbedürfnis. Dabei muss man sagen, dass den „unverfälschten Geschmack genießen“ bereits einen hohen Spezifikationsgrad hat und es jedenfalls nicht anzunehmen ist, dass der Verkehr darauf angewiesen ist, diese Begrifflichkeit benutzen zu können.
Unterscheidungskraft
Unterscheidungskraft im Sinn der genannten Bestimmung ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, die Waren oder Dienstleistungen, für welche die Eintragung beantragt wird, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Waren/Dienstleistungen von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Die Unterscheidungskraft ist zum einen im Hinblick auf die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen und zum anderen im Hinblick auf die beteiligten Verkehrskreise zu beurteilen.
Entscheidend ist also, wie die Verkehrsauffassung auf eine potentielle Marke reagiert. Diese Prüfung kann man immer gut durchführen, wenn man möglichst viele Menschen nach ihrem Verständnis der Bezeichnung fragt. Würde bei einer Sachaussage der Wortfolge von größeren Verkehrskreisen eine betriebskennzeichnende Bedeutung beigemessen oder würde man nur den werbemäßig anpreisenden Charakter darin erkennen. Keine Unterscheidungskraft weisen vor allem solche Marken auf, denen die angesprochenen Verkehrskreise für die fraglichen Waren oder Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsgehalt zuordnen. Hier könnte man argumentieren, dass „Schrubbeschön“ keinen besonders spezifischen Charakter hat, was nun den jeweiligen Umgang mit einem Reinigungsmittel betrifft. Die Beschreibung liegt hier darin, dass „schön geschrubbt“ wird, also eine Qualitätsaussage sich mit der Produktanwendung verbindet. Selbst wenn man darin nun eine Wortneuschöpfung sehen würde, wäre das, wie mehrfach von der Rechtsprechung entschieden worden ist, für sich allein betrachtet, auch nicht ausschlaggebend (Vgl. dazu aber unten die Ausführungen zu „coverderm“).
Rechtsprechung
Die Rechtsprechung ist kasuistisch, d.h. es kommt schon sehr auf den Einzelfall an und Übertragungen sind nicht immer leicht möglich, weil insbesondere Recherchen zu Verkehrsauffassungen nicht so ohne weiteres vorwegzunehmen sind.
Die Rechtsprechung hat andererseits in der PAPER MADE RIGHT-Entscheidung, BPatG München 29. Senat vom 08.11.2006 – Aktenzeichen 29 W (pat) 48/05 darauf hingewiesen, dass die Prägnanz einer Wortschöpfung eine gewichtige Rolle spielen kann: „Anhaltspunkte für die Unterscheidungskraft einer Wortfolge können nach der Rechtsprechung in der Kürze, einer gewissen Originalität und Prägnanz der jeweiligen Wortkombination oder auch deren Mehrdeutigkeit oder Interpretationsbedürftigkeit sein. Ein selbständig kennzeichnender Bestandteil oder ein fantasievoller Überschuss sind jedenfalls nicht Voraussetzung einer unterscheidungskräftigen Wortfolge. Der Senat argumentierte so, dass sich eine Verwendung der Wortfolge „Papier richtig gemacht“ nicht ermitteln lasse. Das angesprochene Publikum würde in der angemeldeten Wortfolge keine reine Werbeaussage oder nur einen Sachhinweis auf die beanspruchten Papier- und Pappwaren erkennen. Denn anders als bei Tätigkeiten, bei denen es maßgeblich auf die richtige Ausführung ankommt, handele es sich bei den beanspruchten Waren um fertige Produkte. Überträgt man das auf den vorliegenden Fall lässt sich feststellen, dass es sich nicht um die Angabe zu einem fertigen Produkt handelt, sondern zu einer Tätigkeit. So könnte eine Recherche ergeben, dass man etwa sagt, das etwas „schlampig“ oder „schlecht“ geschrubbt sei. Das „Schön schrubben“ beinhaltet dagegen eher eine werbende Aussage, die als Wortfolge zunächst gut vorstellbar ist.
In dem Parallelverfahren wurde entsprechend festgestellt, dass die angemeldete Bezeichnung "PAPER MADE SIMPLE" für die Waren "Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten, insbesondere Papier für Telekommunikationszwecke, Computerpapier, Büropapier, Kopierpapier, Druckpapier, Spezialpapier, insbesondere für Dokumente, Geschäftsbriefe und Vordrucke" keine reine Werbeaussage oder einen Sachhinweis darstelle. Die Begriffe würden auch nicht nur Merkmale oder Eigenschaften der Waren beschreiben.
Wichtig für unseren vorliegenden Beispielfall ist die Entscheidung des BPatG München 25. Senat - COVERDERM – vom: 13.09.2005 -Aktenzeichen: 25 W (pat) 184/03. Der Senat vertrat die Auffassung, dass der Bezeichnung "COVERDERM" trotz der beschreibenden Einzelbestandteile "Cover = abdecken, Abdeckung" und "Derm = Haut" nicht an der erforderlichen Unterscheidungskraft fehle, da die Kombination eine ungewöhnliche Wortneuschöpfung darstellt, die über die bloße Aneinanderreihung schutzunfähiger Angaben hinausgehe. „Auch wenn den einzelnen Bestandteilen der angegriffenen Marke für die in Rede stehenden Waren eine beschreibende Bedeutung zukommt, da "COVER" im Sinne von "abdecken", "Abdeckung" und "DERM" im Sinne von "Haut" verstanden werden kann, und die Antragstellerin auch eine Reihe von Belegen eingereicht hat, in denen diese Wörter in beschreibendem Sinne verwendet werden, kommt es für die Beurteilung der Schutzfähigkeit auf die angegriffene Marke in ihrer Gesamtheit an. Beschreibende Verwendungen der Wörter "COVER" oder "DERM" seien für die Frage der Schutzunfähigkeit allein nicht ausschlaggebend. Um eine Marke, die aus einer sprachlichen Neuschöpfung oder einem Wort mit mehreren Bestandteilen besteht, als beschreibend im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG ansehen zu können, genügt es nicht, dass für jeden dieser Bestandteile gegebenenfalls ein beschreibender Charakter festgestellt wird. Ein solcher Charakter müsse auch für die Neuschöpfung oder das Wort selbst festgestellt werden.
Das Gericht argumentiert dann so: Eine Übersetzung von "COVERDERM" mit "Haut abdecken" sei nicht sprachüblich und auch nicht nahe liegend. Dies gilt um so mehr, als der Ausdruck "to cover the derm" – wenn auch als beschreibende Angabe verständlich - keine feststellbare oder gar gängige Übersetzung für "die Haut abdecken" ist, was von den angesprochenen Verkehrskreisen eher mit "to cover the skin" übersetzt würde. Eine Verwendung der Bezeichnung lasse den Verkehr jedoch noch nicht ohne weiteres darin lediglich eine beschreibende Angabe sehen, wenn es eine ihm unbekannte, sprachunüblich gebildete und erst aufgrund weiterer Gedankenschritte beschreibende Anklänge aufweisende Bezeichnung ist. Nach der Rechtsprechung des EuGH (GRUR 2004, 680 – BIOMILD; GRUR 2004, 674 - Postkantoor) sei davon auszugehen, dass eine Marke, die sich aus einer sprachlichen Neuschöpfung mit mehreren Bestandteilen zusammensetzt, von denen jeder Merkmale der Waren beschreibt, für welche die Eintragung beantragt wird, selbst einen die Merkmale dieser Waren beschreibenden Charakter hat, es sei denn, dass ein merklicher Unterschied zwischen der Neuschöpfung und der bloßen Summe ihrer Bestandteile besteht. Das heißt, dass die Neuschöpfung aufgrund der Ungewöhnlichkeit der Kombination in Bezug auf die genannten Waren einen Eindruck erweckt, der hinreichend weit von dem abweicht, der bei bloßer Zusammenfügung der ihren Bestandteilen zu entnehmenden Angaben entsteht, und somit über die Summe dieser Bestandteile hinausgeht. Bei dieser Beurteilung spielt es keine Rolle, ob es Synonyme gibt, mit denen dieselben Merkmale der Waren bezeichnet werden könnten. Insofern war es bei der angegriffenen Marke im Zusammenhang mit den registrierten Waren auch unschädlich, dass sich teilweise beschreibende Assoziationen einstellen. Gleichwohl sei das kein Schutzhindernis, wenn der gewählten sprachlichen Ausdrucksform kennzeichenmäßige Bedeutung zukommt und es sich nicht um eine – wenn auch etwa nur in Fachkreisen bekannte – Merkmalsbezeichnung handelt. In dem Fall war es so, dass „coverderm“ sogar von anderen Herstellern als Begriff verwendet wurde.
Hier könnte sich etwas anderes noch daraus ergeben, dass „Schrubbeschön“ ein Slogan ist, für den andere Regeln gelten. Das hat aber die Rechtsprechung inzwischen auch entschieden, wie in der Entscheidung des BGH 1. Zivilsenat zum Slogan „Test it, Test it, Test it“ vom 23.11.2000 - Aktenzeichen: I ZB 34/98: Von mangelnder Unterscheidungskraft ist deshalb auch bei sloganartigen Wortfolgen lediglich bei beschreibenden Angaben oder Anpreisungen und Werbeaussagen allgemeiner Art auszugehen. Grundsätzlich nicht unterscheidungskräftig werden in der Regel längere Wortfolgen sein.
Indizien für die Eignung, die konkret angemeldeten Waren und Dienstleistungen eines bestimmten Anbieters von denen anderer zu unterscheiden, können dagegen Kürze, eine gewisse Originalität und Prägnanz einer Wortfolge sein; solche Umstände können eine Wortfolge zu einem eingängigen und aussagekräftigen Werbeslogan machen. Auch die Mehrdeutigkeit und daher Interpretationsbedürftigkeit einer Werbeaussage kann einen Anhalt für eine hinreichende Unterscheidungskraft bieten. Dabei dürfen die Anforderungen an die Eigenart im Rahmen der Bewertung der Unterscheidungskraft von Wortfolgen nicht überspannt werden. Auch einer für sich genommen eher einfachen Aussage könne nicht von vornherein die Eignung zur Produktidentifikation abgesprochen werden.
Das Gericht kam zu dem Ergebnis: Stellt eine Wortmarke eine ohne weiteres erkennbare Aufforderung zum Testkauf dar, fehlt ihr für bestimmte Warenbereiche (hier: Genussmittel) die zu einer Eintragung erforderliche (konkrete) Unterscheidungskraft nach § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG. Für ein Freihaltebedürfnis nach MarkenG § 8 Abs 2 Nr 2 fehlt es dagegen bei der Wortfolge "Test it." hinsichtlich der Waren Raucherartikel und Streichhölzer an der notwendigen Eindeutigkeit einer beschreibenden Angabe. Diese enthält keine konkret warenbezogene beschreibende Sachaussage, die auf eine für den Verkehr bedeutsame Eigenschaft der Waren Raucherartikel und Streichhölzer selbst Bezug nimmt. Das Bundespatentgericht hat der angemeldeten Wortfolge lediglich eine Aufforderung zum Kauf entnommen. Von einer unmittelbaren Angabe über die Beschaffenheit oder den Wert der Waren ist es nicht ausgegangen. Das ist auch bei „Schrubbeschön“ anders gelagert, weil es eben spezifischer auf Reinigungsmittel verweist, während Test it“ sich auf fast jedes Produkt beziehen kann.
Es gibt auch eine „Putzmittel“-Entscheidung - BPatG München 24. Senat - REIN IN DIE ZUKUNFT vom 09.10.2007 -Aktenzeichen: 24 W (pat) 109/06 mit folgendem Ergebnis: Der u. a. für diverse Putzmittel und –gerätschaften angemeldete Werbeslogan "REIN IN DIE ZUKUNFT" bringt die Zukunftsorientiertheit und Fortschrittlichkeit der so beworbenen Produkte zum Ausdruck, mit denen der Verbraucher bzw. sein Umfeld entweder "sauber, gereinigt" oder überhaupt "hinein in die Zukunft" gelangt. Bei der Marke steht eine rein werblich anpreisende Aussage im Vordergrund, nicht hingegen die Funktion eines betrieblichen Herkunftshinweises. Daher fehlt der Wortfolge die erforderliche Unterscheidungskraft.
Weiterhin sei noch auf die Königstest-Entscheidung BPatG München 33. Senat vom 03.11.2005 Aktenzeichen: 33 W (pat) 215/03 hinzuweisen, die dieses Ergebnis dann wieder bestätigt. Aufgrund ihres im Vordergrund stehenden beschreibenden Charakters fehle der sprachüblich gebildeten Anmeldemarke "Königstest" in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen, die geistige Inhalte aufweisen können (z. B. Datenträger, Bücher, Erstellen von Datenverarbeitungsprogramme; Dienstleistungen einer Datenbank), die erforderliche Unterscheidungskraft. Angesichts der häufigen Verwendung des Markenwortes sowie gleichbedeutender Parallelbegriffe in der Alltagssprache ist ohne weiteres erkennbar, dass es sich bei einem Königstest um einen besonders wichtigen und aussagekräftigen Test handelt. Hinsichtlich der beanspruchten Waren der Klasse 16, die keine geistigen Inhalte aufweisen, kann der Wortkombination weder ein im Vordergrund stehender Charakter zugeordnet werden noch ist sie zur freien beschreibenden Verwendung durch die Mitbewerber freizuhalten. Daher besitzt die Marke diesbezüglich die erforderliche Unterscheidungskraft und unterliegt keinem Freihaltungsbedürfnis.
Fraglich ist noch, ob sich aus der „Imperativ-Form“ etwas anderes ergibt. Auch hierzu hat die Rechtsprechung aktuell Stellung genommen. BPatG München 27. Senat vom 27.11.2007 - Aktenzeichen: 27 W (pat) 90/07 zu dem Begriff „SchauHör“. Aufgrund ihrer besonderen Gestaltung bzw. ihrer ungewöhnlichen Schreibweise kann der für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 28 und 41 angemeldeten Marke "SchauHör" weder die erforderliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden noch unterliegt die Bezeichnung einem Freihaltungsbedürfnis, entschied das Gericht mit einer Begründung, die auch für den vorliegenden Fall nutzbar gemacht werden könnte. Die Ausgangssituation ist ähnlich wie im vorliegenden Fall: „Allerdings werden die angesprochenen Verkehrskreise, bei denen es sich wegen der Art der beanspruchten Waren und Dienstleistungen um alle Inlandsverbraucher handelt, die die Wortteile der angemeldeten Marke ohne jede Mühe nur als Imperativformen der Verben "schauen" und "hören" und damit lediglich als bloßen Sachhinweis auf die sinnlichen Wahrnehmungsformen des Schauens bzw. Hörens verstehen. Soweit die beanspruchten Waren und Dienstleistungen damit in irgendeinem Zusammenhang mit diesen Wahrnehmungsformen stehen können, was bei den meisten Waren und Dienstleistungen, für welche die Anmelderin einen Schutz anstrebt, der Fall ist, handelt es sich daher um glatt beschreibende und damit für sich genommen dem Markenschutz nicht zugängliche Angaben.
Warum kommt das Gericht gleichwohl zu einem Schutz?
Auch wenn die Marke somit aufgrund ihrer Einzelelemente nach § 8 Abs. 1 Nr. 1 und 2 MarkenG nicht schutzfähig ist, bedeutet dies aber noch nicht, dass ihr ein Schutz als Marke zur Gänze zu versagen ist. Marken, die aus für sich genommen schutzunfähigen Einzelbestandteilen bestehen, kann nämlich ein geringer Schutz gewährt werden, wenn sie aufgrund ihres Gesamteindrucks, auf den allein abzustellen ist, von einem bloßen Verständnis als sachbeschreibende Angabe wegführen. Dabei kommt ein Markenschutz auch dann in Betracht, wenn die Kennzeichnung nur in optischer, akustischer oder semantischer Hinsicht als Produktkennzeichnung und nicht nur als Sachhinweis wirkt.
Dass in einem solchen Fall der Schutz auf das Mindestmaß beschränkt ist, also dann, wenn die Marke nur in optischer, akustischer oder semantischer Hinsicht Schutz genießt, dieser Schutz lediglich gegenüber solchen Drittmarken besteht, welche mit ihr in genau derselben schutzbegründenden Weise - also bei optischer, akustischer oder semantischer Wiedergabe - identisch sind, ist dabei hinzunehmen. Ein solcher geringer Schutz kann der Anmeldemarke vorliegend aufgrund ihrer besonderen Gestaltung nicht abgesprochen werden. Denn auch wenn sie aus für sich genommen schutzunfähigen Wortteilen besteht, so ist doch ihre aus dem üblichen Rahmen fallende Schreibweise zu berücksichtigen, die darin zu sehen ist, dass die beiden Imperativformen der Verben "schauen" und "hören" zusammengeschrieben sind und aus jeweils einem beginnenden Großbuchstaben und hieran anschließenden Kleinbuchstaben zusammengesetzt sind, wobei auch die Anlehnung der Wortfolge an die geläufige Aufforderung "schau her" ihr eine gewisse Eigenart verleiht, die schutzbegründend wirkt. Diese Besonderheiten, die allein schutzbegründend sind, reichen aus, um den Verkehr von der Vorstellung einer bloßen Sachangabe wegzuführen und ihm nahe zu legen, in der Anmeldemarke den für eine Produktkennzeichnung unentbehrlichen Hinweis auf die Herkunft der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen aus einem bestimmten Unternehmen zu sehen. Damit erfüllt die Anmeldemarke in der angemeldeten Form noch die geringstmöglichen Anforderungen an die Hauptfunktion einer Marke, so dass ihr insoweit die nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG erforderliche Unterscheidungskraft eben noch zuzubilligen ist.
Wäre hier „Schrubbeschön“ mit „SchauHör“ gleichzusetzen? Die Zusammenschreibung spricht für die Vergleichbarkeit, weil man die Aufforderung „Schrubbe schön“ als reinen Imperativ nicht zusammenschreiben würde. Allerdings ist die Schreibweise nicht relevant verändert gegenüber der, die man syntaktisch wählen würde, außer eben dem fehlenden Zwischenraum zwischen den Wörtern. „SchauHör“, darauf weist das Gericht hin, hat einen sprachliche Nebenbedeutung, die “Schrubbeschön“ fehlt. Andererseits kann man nicht leugnen, dass „Schrubbeschön“ gerade in der Verschmelzung der beiden Worte einen eigenständigen Charakter haben könnte, der aber durch die relative Biederkeit der Formulierung wieder relativiert wird.
Aus denselben Gründen steht der Eintragung der angemeldeten Bezeichnung nach Auffassung des Gerichts auch nicht das Eintragungshindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen, weil die angemeldete Bezeichnung aufgrund ihrer ungewöhnlichen Schreibweise nicht ausschließlich aus Zeichen oder Angaben besteht, die im Verkehr zur Bezeichnung von Merkmalen der Waren oder Dienstleistungen dienen können, die für den Warenverkehr wichtige und für die umworbenen Abnehmerkreise irgendwie bedeutsame Umstände angeben (vgl. hierzu BGH GRUR 1999, 1093, 1094 - FOR YOU; GRUR 2000, 211, 232 - FÜNFER) und hinreichend eng mit einer Ware oder Dienstleistung in Bezug stehen (vgl. BGH GRUR 2005, 417, 419 - Berlin Card).
In der "TIME TO RELAX"-Entscheidung hat das BPatG München 29. Senat am 28.02.2007 -Aktenzeichen: 29 W (pat) 6/05 für die u.a. beanspruchten Dienstleistungen „Werbung einschließlich Rundfunkwerbung sowie Print- und Internetwerbung, nämlich betreffend Immobilien; Live-Events zu gewerblichen und Werbezwecken, nämlich betreffend Immobilien; Durchführung von Werbeveranstaltungen, nämlich betreffend Immobilien; Verteilung von Waren zu Werbezwecken, Verkaufsförderung, nämlich betreffend Immobilien“ als beschreibende Angabe nicht geeignet. Das Zeichen besitzt damit die erforderliche Unterscheidungskraft und unterliegt keinem Freihaltungsbedürfnis. Allerdings wurde hinsichtlich zahlreicher anderer Waren und Dienstleistungen der Klassen 16, 35 und 41 (u.a. Druckereierzeugnisse, Druckschriften, ...Poster; Bilder,...; Dienstleistungen eines Verlags...; Veröffentlichung und Herausgabe von Druckereierzeugnissen,...") in der Wortfolge eine beschreibende Angabe zu sehen. Diesbezüglich fehlt dem Zeichen die erforderliche Unterscheidungskraft und es unterliegt einem Freihaltungsbedürfnis.
Die Verfremdung ist somit ein wichtiger Punkt, d.h. man rechnet in bestimmten Zusammenhängen nicht mit diesem Namen, was dann für die Zulässigkeit der Marke spricht. So hat das BPatG München in der TRINK WASS-Entscheidung – vom 15.11.2005 - 33 W (pat) 402/02 festgestellt: In Bezug auf die beanspruchten Waren "Maschinen und daraus zusammengestellte Anlagen zur Herstellung und Abfüllung von Tafelwasser …" weist die angemeldete Marke "TRINK WASS" eine gewisse Verfremdung auf, so dass die angesprochenen Verkehrskreise (es ging dabei um gewerbliche Abnehmer) erst aufgrund weiterer Überlegungen einen Zusammenhang zwischen der imperativen Aufforderung im Sinne von "Trink Wasser" und den beanspruchten Waren herstellen.
Die für den Endabnehmer wohl noch beschreibend wirkende Aufforderung geht ins Leere. Der Eintragung steht weder das Hindernis der fehlenden Unterscheidungskraft noch ein Freihaltungsbedürfnis entgegen. Mit anderen Worten: Irritation und Verfremdung führen hier zur Markenrechtsfähigkeit. Jeder, der also eine Marke kreiert, sollte um im Wortspiel zu bleiben, kreativ sein.
Hier sind die Unterschiede zweifelsohne hauchdünn, weil etwa die angemeldete Marke "surf24" für "Dienstleistungen eines Internetproviders" eine reine Sachangabe darstellt, nämlich als verkehrsüblicher Hinweis, dass diese Dienstleistungen ein Surfen im Internet rund um die Uhr ermöglichen. Dies gilt ebenso für die "Bereitstellung von Speicherplatz auf Servern", da dies Voraussetzung für das Surfen, den Download von Dokumenten und Programmen sowie den Zugang zu Homepages und das Navigieren im Internet ist. Auch bei "Druckereierzeugnissen und Verlagsprodukten" kommt "surf24" als inhaltsbeschreibender Titel in Betracht, etwa als Anleitung zum Surfen rund um die Uhr oder zur Einrichtung einer Verbindung, die ein Surfen rund um die Uhr ermöglicht. Es fehlt daher an der erforderlichen Unterscheidungskraft (Vgl. BPatG München 24. Senat vom 24.06.2003 - Aktenzeichen: 24 W (pat) 126/02)
Fazit für unsere Beispielprüfung
Die „Coverderm“-Entscheidung ist im Blick auf den vorliegenden Fall exemplarisch, denn es handelt sich in beiden Fällen um Tätigkeiten, die sogar phänotypisch Ähnlichkeiten aufweisen: Schützen/Schrubben. Wie es die zitierte Entscheidung klar macht, kommt es auf die Ungewöhnlichkeit der Kombination an, also z.B. nicht auf die Sprachwahl, wenngleich das sekundär sicher auch einen Effekt machen kann. Ungewöhnlich heißt, dass im Prinzip die Wortkombination nicht alltäglich auftreten würde. Darin sehen wir hier den entscheidenden Unterschied auch zu den genannten Entscheidungen zu Kurzsätzen bzw. Imperativen, obgleich es völlig klar ist, dass diese Unterscheidungen der Rechtsprechung – wie so oft - absolut grenzwertig sind. „Schrubbeschön“ klingt wie eine normale, beschreibende Tätigkeit, die werbenden Charakter haben kann. Was allerdings wie hervorgehoben für „Schrubbeschön“ spricht, ist die Verwendungsunüblichkeit in dieser konkreten Kombination, wie der – s.o. – Blick in die Suchmaschine zeigt. Andererseits könnte man sich potentielle Texte vorstellen mit dem Inhalt „Schrubbe schön mit xxx“, was dann das Freihaltebedürfnis indiziert. „Rein in die Zukunft“ ist auch nicht unorigineller und wurde nicht akzeptiert (siehe oben).
In ihrer kennzeichenrechtlichen Prägnanz würde man diese potentielle Marke daher nicht als so hoch ansehen, dass es ausreicht, den genannten Voraussetzungen des Markenrechts zu genügen, weil auch Mitbewerber bzw. der Verkehr ihre Produkte so vorstellen könnte, dass sie „schön schrubben“. Letzteres wird auch gerade in der „surf24“-Entscheidung deutlich, die keinen Satz bildet, den man in der deutschen Sprache sprechen würde und der doch nach dieser Rechtsprechung keine großen Fragen aufwirft, was damit gemeint ist, sodass ein Freihaltebedürfnis besteht. Würde man – um noch einmal den Hintergrund dieser unübersichtlichen Rechtsprechung deutlicher zu machen – den Begriff „surf24“ etwa für Tabakwaren einsetzen, kann das zu völlig anderen Beurteilungen führen.
Also – wie so oft – kann man es auch hier nicht absolut vorentscheiden, aber nach dieser Rechtsprechungsrecherche spricht mehr dafür, dass die Marke auf die genannten Schutzhindernisse stößt, wenn sie für Reinigungsprodukte eingesetzt würde.
Ihre Rechtsanwaltskanzlei Dr. Palm
